Indiening aanvrage

Kern van de aanvraag, in juridische zin, zijn de conclusies. De conclusies beschrijven, in wollige termen, de beschermingsomvang. Er zijn onafhankelijke conclusies, zoals conclusie 1, en afhankelijke conclusies (zoals conclusie 2 en verder). De (uiteindelijk) verleende onafhankelijke conclusies bepalen de beschermingsomvang, omdat ze het breedst zijn. Afhankelijke conclusies kunnen opgevat worden als verdere voorbeelden. De inleiding van de beschrijving bevat de zogenaamde stand der techniek, het vertrekpunt van de uitvinding. Daarna volgt de beschrijving van de uitvinding, in termen van de afhankelijke conclusies. Daarna volgen voorbeelden, figuurbeschrijvingen en experimenten.

Onderzoek

Omdat er in Nederland geen octrooiraad is wordt een belangrijk deel van het inhoudelijke werk uitbesteed aan het Europees OctrooiBureau (EPO). Daar zitten “Examiners”, die in een bepaald vakgebied bekwaam zijn. Zij onderzoeken primair of de conclusies nieuw zijn, en als ze dat zijn, of ze ook inventief zijn. Verder hebben ze gebruikelijk opmerkingen over de “leesbaarheid” van de conclusies; die opmerkingen kunnen we meestal ter harte nemen. Soms zijn alle conclusies nieuw en inventief, vaker maar een beperkt aantal, of zelfs geen. Van belang is om de analyse van de Examiner na te lopen, omdat er bijna altijd wel ruimte in de betogen zit. Het gevolg is vaak dat onze onafhankelijke conclusie (te optimistisch) te breed is. Dan biedt een combinatie van een afhankelijke conclusie met een onafhankelijke conclusie, en soms een deel van de beschrijving, vaak een goede terugvalpositie. Anders gezegd, er blijft meestal wel iets over. Of dat dan de moeite waard is, is een andere, maar commercieel veel relevantere, vraag.

Let op: dit is nog geen beslissing. De octrooigemachtigde beoordeelt het rapport en wij informeren u hierover.

Intrekking

Als er inderdaad weinig of niets te claimen over blijft valt intrekking te overwegen, omdat de aanvraag dan ook niet gepubliceerd wordt, en dus geheim blijft.

Publicatie

Op basis van het onderzoek valt er wel vast te stellen wat er mogelijk aan beschermingsomvang over blijft, en of dat de moeite waard is.

Oppositie

Oppositie wordt niet vaak aangevraagd. Mocht dit wel het geval zijn dat zijn er 3 uitkomsten mogelijk: 1. Het octrooi moet worden ingetrokken; 2. Het octrooi moet beperkt worden; 3. Het octrooi blijft gehandhaafd. Mocht het octrooi moeten worden beperkt (optie 2), dan moet de Onderzoeker de aangepaste stukken opnieuw beoordelen.

Validatie – Eenheidsoctrooi opt-out & opt-in

Opt-in or Opt-out, that is de question.

Historie

In 1963 is door een aantal landen de intentie uitgesproken om tot een gemeenschappelijk Europees Octrooi te komen.

In 1977 werd men het eens over een gemeenschappelijke procedure tot verlening van het “Europees” Octrooi, in het Europees Octrooiverdrag (EPC). Daartoe werd het Europees Octrooi Bureau opgericht. Hiermee kwam er een centrale beoordelingsprocedure voor alle deelnemende landen.

Na verlening kon het verleende Europese octrooi in de deelnemende landen gevalideerd worden; soms gaat dit valideren min of meer automatisch, soms moet er een vertaling aangeleverd worden, en eventueel nog wat formele zaken. Na validatie was er daarmee een nationaal octrooi per land ontstaan.

Aan het EPC doen ondertussen alle EU-landen, maar ook een aantal andere, typisch Europese landen aan mee (https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html).

In 2014 is besloten om dan daadwerkelijk een Unitary Patent (eengemaakt octrooi) te maken. Hiervoor is het Unitair Octrooiverdrag opgesteld, welk verdrag recent geratificeerd is. Hierdoor is het mogelijk per 1 juni 2023 om Eengemaakte octrooien (unitaire octrooien, Unitary Patents, UP) te gaan verlenen.

Unitaire octrooien zullen het mogelijk maken octrooibescherming in maximaal 25 EU-lidstaten te verkrijgen door één enkele aanvraag bij het EOB in te dienen. Zij zullen voortbouwen op Europese octrooien die door het EOB worden verleend volgens de regels van het Europees Octrooiverdrag (EOV), zodat er niets verandert in de fase vóór de verlening en dezelfde hoge normen voor kwaliteitsonderzoek en -controle van toepassing zullen zijn. Nadat een Europees octrooi is verleend, zal de octrooihouder kunnen verzoeken om zogenaamde “eenheidswerking”, waardoor hij een unitair octrooi krijgt dat uniforme octrooibescherming biedt in maximaal 25 EU-lidstaten.

Dit Unitaire octrooi is wel bedoeld voor uitsluitend de EU-landen. Vooralsnog doen hier 17 landen aan mee (niet bijvoorbeeld Spanje en Polen)(zie voor de officiele lijst  https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent.html#:~:text=The%2017%20states%20in%20enhanced,%2C%20Portugal%2C%20Slovenia%2C%20Sweden.). Ook Groot Brittannië doet (natuurlijk) niet mee.

Met een octrooi wordt dan tegelijkertijd bescherming verkregen in alle deelnemende landen.

Opt-in of Opt-out

Voor reeds verleende Europese Octrooien kan zogenaamd “op-in” of “opt-out” worden gekozen. Daarmee verandert echter niet het aantal landen waar het octrooi nog geldig is.

Bij de keuze “opt-out” verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie.

Bij de keuze ”opt-in” gaan gerechtsprocedures zoals inbreuk en nietigheid bij één centrale rechtbank gevoerd worden. Je kunt dan direct voor alle deelnemende landen een inbreukverbod krijgen. Keerzijde is dat nu ook in één procedure het octrooi vernietigd kan worden. Je kunt dan in één procedure het octrooi kwijt zijn.

Voor Unitaire octrooien die na 1 juni verleend worden kan de aanvrager kiezen voor “opt-in” of “opt-out”. Bovendien is er een overgangsregime van 7 jaar, waarin nog geswitcht kan worden (maar niet als er een zaak aanhangig is).

Bij “opt-out” verandert er wederom niets ten opzichte van de huidige situatie.

Bij ”opt-in” is bovenstaande van kracht. Bovendien is het octrooi direct geldig voor de deelnemende landen, zonder vertaling. Er hoeft bij octrooiverlening nu maar één, maar dan wel complete, vertaling te worden ingediend. Daarnaast is er één centrale instandhoudingstaks. Die stijgt alleen harder dan in de oude situatie.

Overwegingen

Het EOB promoot het UP evident.

De voordelen die genoemd worden zijn (i) het kostenvoordeel bij een groter aantal van belang zijnde landen, en (ii) minder complex.

Vele advocaten en octrooigemachtigde zien als belangrijkste nadeel dat (iii) een UP in een keer onderuit gehaald kan worden.

Daarnaast kun je na jaren niet meer kiezen om een octrooi in een beperkt aantal landen geldig te laten. Hierdoor kunnen jaartaksen na 10 jaar veel hoger uitvallen, tot meer dan €4000 per jaar.

Met betrekking tot punten (i) en (ii) meldt het EOB:

Vermindering van de complexiteit en verlaging van de kosten

Tegenwoordig kan een uitvinder een uitvinding in Europa beschermen via een nationaal octrooi of een Europees octrooi. Het EOB behandelt aanvragen voor Europese octrooien centraal, wat uitvinders de kosten van parallelle aanvragen bespaart en tegelijkertijd een hoge kwaliteit van verleende octrooien waarborgt.

Toegekende Europese octrooien moeten echter afzonderlijk worden gevalideerd en gehandhaafd in elk land waar ze van kracht worden. Dit kan een ingewikkeld en potentieel zeer kostbaar proces zijn: de validatievereisten verschillen per land en kunnen leiden tot hoge directe en indirecte kosten, waaronder vertaalkosten, validatietaksen (d.w.z. taksen die in sommige lidstaten verschuldigd zijn voor de publicatie van de vertalingen) en bijbehorende vertegenwoordigingskosten, zoals de advocaatkosten die in rekening worden gebracht voor het beheer van het octrooi (d.w.z. de betaling van nationale vernieuwingstaksen). Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn en hangen af van het aantal landen waar de octrooihouder het Europees octrooi wil valideren.

Unitaire octrooien zullen de noodzaak van complexe en dure nationale nietigheids- en inbreukprocedures wegnemen.

Het EOB fungeert als one-stop-shop en maakt een eenvoudige registratie van een Unitair octrooi mogelijk.

Er zijn geen kosten verschuldigd voor het indienen en onderzoeken van het verzoek om eenheidswerking of voor de registratie van een eenheidsoctrooi.

Na een overgangsperiode van zes jaar zijn geen vertalingen na de verlening van het octrooi meer vereist. Gedurende deze periode is een vertaling alleen ter informatie vereist en heeft zij geen rechtsgevolgen.

Voor in de EU gevestigde kmo’s, natuurlijke personen, non-profitorganisaties, universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties zal een nieuwe compensatieregeling de kosten in verband met de vertaling van de octrooiaanvraag dekken indien deze werd ingediend in een andere officiële EU-taal dan Engels, Frans of Duits. Zij zullen een forfaitair bedrag van 500 euro ontvangen wanneer hun eenheidsoctrooi wordt geregistreerd.

Eenheidsoctrooien zullen ook niet onderworpen zijn aan het huidige gefragmenteerde stelsel van vernieuwingstaksen: er zal slechts één procedure, één valuta en één termijn zijn en er zal geen verplichting zijn om een vertegenwoordiger in te schakelen.

De vernieuwingstaksen zijn op een zeer concurrerend niveau vastgesteld en zijn bijzonder aantrekkelijk voor de eerste tien jaar, de gemiddelde levensduur van een Europees octrooi. Maar aanvragers zullen ook besparen op indirecte kosten. Hoe meer landen het Europees octrooi zouden zijn gevalideerd, hoe groter de besparing.

Alle administratie na de verlening zal centraal door het EOB worden afgehandeld, waardoor de kosten en de administratieve werklast verder zullen dalen.

Het online register zal informatie over de juridische status van eenheidsoctrooien bevatten – met name over licenties en overdrachten. Dit zal ook helpen om technologieoverdracht en investeringen in innovatie te bevorderen.

Eenheidsoctrooien zullen echt uniforme bescherming bieden aangezien het materiële octrooirecht dat de omvang en de eventuele beperkingen van de rechten en de rechtsmiddelen in geval van inbreuk regelt, is geharmoniseerd in de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijk octrooigerecht.

 

Met betrekking tot punt (iii):

Bij elk verleend octrooi bestaat de kans dat een derde de geldigheid in twijfel trekt. Dat kan tijdens verlening, door bijvoorbeeld een Third Party Observation in te dienen, tot negen maanden na verlening door het instellen van een Oppositie, of door een zaak aanhangig te maken bij de rechter.

In dat laatste punt zit de grote verandering tussen het oude, in principe in alle EPC landen geldige octrooi, en het UP. In het eerste geval zou in elk land een zaak gestart moeten worden (een octrooi is immers een nationaal recht) om het octrooi in alle landen onderuit te halen; dat is een lange, moeizame, en typisch kostbare procedure. Voor een UP kan het gehele octrooi in een keer onderuitgehaald worden bij het in oprichting zijnde Unified Patent Court. De procedure betreft mogelijk twee stappen, een eerste instantie met een zetel in Milaan, München en Parijs, en een beroepsinstantie, die zetel in Luxemburg heeft.

De kosten voor een dergelijke procedure worden vaak tussen 100K-200k€ geschat (concrete cijfers ontbreken nog).

Men ziet deze procedure voor het UPC in het algemeen als een significante bedreiging voor het voortbestaan van een UP. Die bedreiging kan komen van grote partijen die kleine (start-ups) het leven zuur willen maken, van derden die een marktbelang van de octrooihouder willen verstoren, van partijen die serieus menen dat het UP onterecht verleend is, van trollen die een verdienmodel hebben met het voeren van dit soort procedures, en zo verder.

Van belang is wel om je te realiseren dat er in een relatief klein percentage van de verleende octrooien een dergelijke vervolgprocedure gestart wordt, typisch maar in ~1% van de gevallen. Het risico op een dergelijke procedure is dus sowieso niet heel groot.

 

Samenvattend

Een belangenafweging is niet direct eenvoudig te maken.

We denken dat voor punten (i) en (ii) vooral van belang is in hoeveel landen nu echt octrooi gevestigd moet worden, bijvoorbeeld van wege het marktbelang. Is dit aantal groot, dan is dit een teken om voor “opt-in” te kiezen. Is dit aantal klein, dan is “opt-out” waarschijnlijk beter.

Om de risico’s van een nietigheidsprocedure in te schatten lijken toch vooral van belang wat een eventueel marktaandeel gaat zijn, wat de kans op het verlenen van een licentie is (verdere inkomsten), en wat het geschatte risico op een procedure is.

Voor het marktaandeel kan vermoed worden dat als dit klein is, er weinig belang zal zijn om een dure procedure te gaan voeren, terwijl als dit groot is, dat juist wel aan de hand kan zijn. Daarin speelt mee of er Unique Selling Points met het UP te verkrijgen zijn.

Voor een licentie geldt verder dat er voldoende commerciële en financiële redenen moeten zijn om hier überhaupt over na te denken. Bijvoorbeeld, als een bedrijf/universiteit vooral gericht is op het ontwikkelen van technologie zelf,  maar niet op het zelf (direct) vermarkten daarvan, dan zal een licentie zeker tot de mogelijkheden behoren, terwijl een bedrijf dat zijn eigen marktpositie wil beschermen dit juist niet zal doen.

Als laatste, het aantal landen. Dat is hierboven al geschetst.

Om de riscio’s af te schatten kan een relatief simpele Risico Inventarisatie en Evaluatie gemaakt worden. De uitkomst daarvan geeft richting om te bepalen of “opt-in” of “opt-out” beter is.